従来、日本企業の競争力は、製品の品質とコスト優位性にありました。しかし、アジア各国企業の進出に伴いコスト優位性がなくなり、また品質の面でも優位差がなくなってきました。そのため、競争力を維持強化するための戦略を提案する必要に迫られ、特許を利用した知財経営という言葉が叫ばれるようになってきました。また、近年では、製品の多様化により、従来では個別の技術分野であったものが、現在では複数の技術、特許を融合して一つの製品が誕生するという状況にもあります。

特許を生かした経営である知財経営を一言でいえば、知的財産、特に特許を活用し事業の競争力を高めていく経営のことです。たとえば、新製品を開発したとしても何ら制約がない製品市場であれば、誰でも容易に参入を果たすことができます。その結果、コスト優位性のある企業が勝ち残り、技術開発・製造技術・生産技術に力はあるが資金力に限りがある企業は、いずれ沙汰されることになります。そこで、自社の特許を活用し、参入障壁を設け市場をコントロールし、そのコントロールされた市場でさらに品質の高いものを提供し、他社と差別化を図り利益を確保していくという必須特許を使った知財経営が重要となってきます。必須特許を取得した上で市場に参入すれば、仮に既に参入している会社から特許権を行使されたとしても、必要に応じてクロスライセンス契約を締結するなどによって特許リスクをヘッジすることもでき、さらに、新たに市場へ参入する会社に対しては、特許権によって牽制を行うことができるので、場合によっては市場における独占的地位の確保も夢ではありません。

このように、必須特許を取得することは市場参入を果たすための切符であり、永続的な企業競争力を実現・確保するために最低限必要な要件といえ、当該特許は知財経営の中核となる無形の資産です。近年では、複数の技術分野の技術が融合され、異業種間で新たな一つの製品が産みだされている状況にあり、このような新たな製品では、全てを自前の技術を準備するのではなく、技術を外部から取り込みそれを融合したり、互いの技術を持ち寄り共同で新たな製品を開発するというようなオープンイノベーションが盛んになってきており、このような状況において、必須特許の有する価値はますます大きくなってきています。

企業競争力の源泉となるキラッと光る技術を持つ企業は、他の企業に負けないよう適切な特許を取得し知財経営を実現するのが理想です。なお、企業競争力の源泉が、たとえば伝統、信頼、実績、人材、顧客等にある場合には知的財産よりも広い概念である知的財産経営を模索することも有用と言えます。

以下、特許を利用した知財経営についてもう少し踏み込んでみます。

市場調査における特許の活用

知財経営の最初の一歩は、本当に市場参入してよいのか、すなわち、市場規模、将来の需要予想等のビジネス的な検討は勿論、競合会社の有無、技術動向の流れ、アライアンス企業の存在及びその保有技術の把握等、特許等の知財の側面での検討を行うことから始まります。これを怠ると市場規模・成長が大きいものの、特許リスクも大きいという市場へ投資してしまい、特許権行使をされることであえなく撤退せざるを得ないということにもなりかねません。

知財面を把握するため特許調査を行うことは有用です。一般的に特許調査は、出願前に自己の出願の特許化の妨げになるか否かという観点や、警告を受けた相手方の特許を無効にするための先行技術調査という位置づけで、弁理士や弁護士へ依頼して行われています。しかし、特許は単に新しい技術が記載された書面というだけではなく企業が真っ先に研究開発の成果を開示する書面です。このような形で特許調査を利用することによって、見えざる壁が明らかになり、自社が目指すべき道が見えてくることでしょう。また、第三者がいかなる技術を保有し、その技術と融合可能な否かについても検討することで参入の見極めを行うことになります。

開発成果物の知的財産的な保護

市場へ参入するという方針が決まれば、それに向けた研究開発活動(創造活動)をしていくことになりますが、その成果をどのようにして保護していくのかという点を次に考えなければならないでしょう。具体的には、①技術の公知化、②ノウハウ保護、③特許出願のいずれの方法で保護していくのか、という点です。

まず、開発した技術の価値を評価する必要があります。当該技術が、必須技術であるのか、これに付随する技術であるのかを検討した上で、特許出願のための予算も勘案して検討します。この判断には現在の状況のみならず、将来の予想も踏まえる必要があります。これらを総合的に判断したうえ、あまり価値が大きくないと判断されるものは、特許出願等をすることなく、あえて公知化(特許出願をすることなく公開)することが考えられます。公知化により他社の特許化を防ぐことが可能となります。

もちろん、特許取得しないので、万人がその技術を用いることができるようになってしまうことには留意しなければなりません。また、公知化する場合には、他社が公知化された技術をもとに新たに改良発明をすることがあり得るということにも気を配る必要があります。このあたりについては、具体的に弁護士や弁理士へ相談されたほうがよいかと思います。

上記で検討した結果、特許出願の費用に見合う技術であれば、次に、他社の物を入手して分析することができるか否かという、他社実施の検出可能性の観点から、特許出願するのか、ノウハウ保護とするのかを検討します。検出可能性のない特許は権利行使ができないため、参入障壁の形成という点で意味がありません。かえってこのような技術について特許出願をしてしまうと、他社に盗用されるだけであるともいえます。すなわち、特許出願かノウハウ保護かのメルクマールは、他社実施の検出可能性にあるのです。この点についても弁理士や弁護士へ相談が必要かと思います。

特許権侵害訴訟において、相手方が特許権侵害しているか否かの立証責任は特許権者側にあります。特許法上、文章提出命令(第105条)や具体的態様の明示義務(第102条の2)、生産方法の推定(第103条)等が存在するので、これらを併せ駆使して立証できるかどうかで検出可能性を判断すべきでしょう。ただし、文章提出命令は、特許権侵害について、高度の蓋然性がない限り発令されませんし、具体的態様の明示義務といっても、相手方の実施がブラックボックスの状態では、特許権侵害訴訟提起すらできませんので注意が必要です。

以上のように、検出可能性を検討した上で、特許出願かノウハウ保護にするのか決定するわけですが、ノウハウ保護とする場合についてもう少し考えてみます。

ノウハウ保護(営業秘密保護)

検出可能性がない技術は、前述のように、ノウハウとして管理するということになります。ノウハウの管理のレベルを一定程度に高めることで、ノウハウ流出や不正な盗用があった場合、不正競争防止法上の保護を受けることが可能です。なお、不正競争防止法は、あくまで流出した場合の事後策である点には注意しなければなりません。また、一定の管理レベルが要求されますので、安易にノウハウと決め付けるのは適切ではありません。さらにノウハウで保護し続ける限り、その管理を維持・継続することが重要であり、多大な労力がかかる点に留意しなければなりません。ノウハウ等に関する不正競争防止法による保護の詳細につきましては、ノウハウの法的保護をご覧ください。

次に検討すべき点としては、ノウハウとして保護していく場合の他社との関係についてです。参入した市場の必須技術を自社内でノウハウとして保護していれば、それが流出しない限り市場での地位を確保することができると思われますが、それは、他社が同様の技術を開発しないという前提に立った話です。しかしながら、ノウハウとして保護してきた技術と同じ技術を競業他社が開発し、特許出願をした場合は、話が異なります。すなわち、他社が、従来ノウハウ化されていた必須技術を検出可能性を備えた形で特許出願し、それが特許された場合には、弁護士からの内容証明郵便が届き、その後、特許権に基づき権利行使されるおそれがあるということです。

この場合、自社内ではノウハウとして保護してきたため、当該必須技術は、公知化されていません。したがって、他社の権利行使に対して、新規性、進歩性違反の無効理由があることを理由とする特許無効の抗弁(特許法第104条の3)で対抗することが困難であるといった事態も想定されます。このような事態に備えて、ノウハウで保護していく方針を取った場合には、先使用権の抗弁で対抗することを考えておかなければなりません。先使用権とは、特許権者の発明と同一内容を、その特許出願前から、日本国内でいわゆる善意で事業として実施し、又は事業の準備している者に対し、一定の条件のもとで与えられる法定通常実施権をいい、当該実施権が認められると、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内であれば、継続して事業を実施することができることになります(特許法第79条)。したがって、他社の権利行使に備えて、先使用権を主張するための準備をしておくことは、技術をノウハウとして保護していく上で極めて重要なことです。なお、先使用権の立証は、裁判所で行うもので個別に事実立証を積み上げていく必要であり、事実認定の仕方に秀でた弁護士へ相談が必要となります。

以上のように、ノウハウで保護していく方針を採った場合には、一定の管理レベルの構築、維持・継続に加え、他社権利行使に対する対抗手段の準備など多大な労力が必要となります。ノウハウと思われるものであっても、特許請求の範囲の記載に工夫を凝らせば特許化が可能となるものもたくさん存在します。したがって、検出可能性という角度から発明を見つめ直し、検出可能性がある限り、特許出願すべきであることは言うまでも ありません。

権利取得(特許取得等)

以上の流れで開発により生まれた技術をどのような形で保護するかを決定するものですが、近年は全ての技術を自前でそろえるのではなく、第三者と競業・共同開発するという場面が増えていますので、その場合、ノウハウとするのか、特許とするのか、また特許化する場合でも、共同で特許出願するのか、個別に特許出願するのか、また、製品化後の共有する技術の取扱い等について、特許出願前に共同している第三者との間で合意しておく必要があります。この合意において重要なのは契約書面です。契約についてはその一言一句が重要となりますので、契約実務に精通する弁護士へ相談されたほうがよいかと思います。

特許出願すると決定した場合、その中から基本となる特許を選別し、その特許を核に特許ポートフォリオを形成するよう、さらに研究開発活動を行なっていきます。なお、市場参入のためにいくつ特許が必要なのかというのはその業界によって異なります。たとえば、製薬の分野では一つの製品に一つの基本特許のみで参入障壁が形成できる市場と言われていますが、半導体分野など多数の特許が入り乱れた状態となっている市場もあります。また、第三者の共同開発するようなケースでは、それぞれ得意分野が異なるため、ポートフォリオが結果として大きくなることもあります。

特許の活用

製品が市場に供給された後は、ここまで積み上げてきた特許が活用できることになります。競合他社が権利侵害の疑いのある製品を投入してきた場合には、特許権侵害の警告、特許権侵害訴訟等により市場参入を阻止することができます。他社からの権利行使にはクロスライセンス契約を締結し、特許リスクをヘッジすることも可能となります。また、オープンイノベーションの一環として、第三者に対して技術を供与し、そのライセンス収入を得るということもまた、特許の活用の一つの形です。さらに特許取得を製品マーケティングのツールとして利用し、さらに資金調達のためのツールとして利用するということも行われています。 特許ライセンス契約書のチェックすべきポイント等は、特許ライセンス契約の勘所でまとめましたので、そちらをご覧ください。

技術系の企業が生き残るためには、自社の強みを無形財産である知的財産(特に特許権)として捉え、これを 生かした経営をしていくことが重要といえます。

弊所弁護士は、特許を活かした知財経営に関するご相談に対応しておりますので、ご相談ご希望の企業様は、お問い合わせから弁護士宛てにご相談ください。

中小企業事業者向け特許の活用

国家の知財重視の政策により、大企業は勿論、中小企業においても知的財産の重要性がある程度認識されてきたといえます。しかし、中小企業にとっては、知財重視を標榜しても、現実的には取得コスト面を無視することはできません。中小企業にとっては、特許取得にかけられるコストに限りがあるため、開発成果を洩れなく特許化することは現実的には困難といえるでしょう。

特許出願は、出願の数によって代理人費用を含めた特許取得のための費用は増加し、また、特許出願は各国毎に行う必要がありますので、国の数が増えればそれだけ費用がかさんでしまいます。 特許取得をどの範囲まで行うのかについては、前述の特許ポートフォリオを形成に最低限必要な範囲がどこまでであるのかを慎重に検討する必要があります。また、取得すべき国については、製品の商流、外国での権利行使の現実的可能性等を踏まえる必要があるといえます。出願国の数を最低限に抑え、代わりに国内特許を複数出願し、国内特許の充実を図るというのも中小企業における知財戦略としてはあり得ることかと思います。また、大企業と共同で開発するようなケースでは、費用負担について大企業側が負担するということも場合によってはあり得ます。

もっとも、そのかわり企業側に事実上技術を持っていかれてしまうリスクもあります。このようなリスクを回避するためには、共同開発契約や共同出願契約で事前に種々の事項を合意しておく必要があります。さらに中小企業では、素晴らしい特許を有していながら、うまく活用できず、また、契約上不利益を受けていることもあります。そのような状況を改善していく意味でも特許や契約を理解する弁護士へ早期相談が重要となります。

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