特許法では、他人による特許権侵害行為に対して差止請求(特許法第100条)を認め、また、民法でも特許権侵害行為に対して損害賠償請求(民法第709条)が認められています。まず、特許権に基づいて権利行使をするのであれば、その前提として色々と調査する必要があります。

具体的には、権利行使のための資料を収集した上で、

①資料収集
②特許権侵害の有無の検討
③予想される相手方の反論
④相手方との利害関係

をそれぞれ確認・検討し、最終的に権利行使するのか否かを決定することが必要です。特許権侵害訴訟においては内容が専門的であるため、弁護士代理するケースがほとんどであり、弁護士とともに上記について検討することになります。特許権に基づく権利行使(特許権侵害訴訟)につきましては、弊所弁護士が対応可能ですのでご相談は、こちらのお問い合わせから弁護士宛てにご相談ください。

以下、それぞれについて簡単に説明させていただきます。

資料の収集

特許権に基づく権利行使を考えるにあたって最初にやるべきことは、基本的な話ですが、特許公報、特許原簿、包袋(特許庁に保存されている特許に関する一切の書類の束です。)を入手することです。特許公報で権利の内容を特許原簿で権利の存否(年金不払いで消滅等していないか等)を包袋で権利の内容の詳細及び出願経過等をそれぞれ確認することから始めます。

上記資料収集と平行して対象製品(以下、「イ号製品」といいます。)の入手を行います。イ号製品は、市場で調達したり、自己の取引先からの提供を受けるというような形で入手するのが一般的です。もっとも、イ号製品が高価な大型装置等であった場合には、かかる装置を購入することは困難ですので、そのような場合には、当該装置を製造販売する会社のウェブサイトで当該装置の情報を集め、また、当該装置の取扱説明書等を入手すること等でイ号製品に関する情報を取得します。

このように、自己の権利の情報とイ号製品に関する情報を入手することは、権利行使の前提として真っ先に行わなければならないことです。

特許権侵害の検討

特許権者は、特許発明を独占的に実施でき他人による特許発明の実施を排除することができるとされており(特許法第68条)、他人が特許発明の技術的範囲に含まれる物を業として製造、販売、輸入等すれば、特許権侵害となります。そのため、権利行使の前提として、イ号製品が特許発明の技術的範囲に含まれるか否かを検討することが当然必要となります。

特許発明の技術的範囲については、原則として「特許請求の範囲」の記載に基づいて判断されることになります(特許法 第70条第1項)。また特許請求の範囲の文言の意味は、かかる記載だけでは明確に理解できない場合もあることから、明細書や図面の記載を参酌して解釈することも特許法上許されています(同第2項)。具体的には、特許請求の範囲の記載を分説し(分説されたものを、実務上構成要件と呼んでいます。)、イ号製品が構成要件全てを充足するか否かを検討します(構成要件充足性の検討)。

その結果、イ号製品が、構成要件を全て充足するのであれば、特許発明の技術的範囲に含まれることになりますので、当該製品を業として実施(製造、販売、輸入等)していれば直接侵害に該当します。また、構成要件の一部を充足しない場合でも、間接侵害(特許法第101条)や所謂均等侵害(均等論の適用)に該当することもあります。

相手方予想反論の検討

権利行使をした場合、通常、相手方にも言い分(反論)があります。相手方の反論としては、大きく分けて二つあり、一つは、構成要件充足性の否認(請求原因の否認)、もう一つは抗弁の主張が考えられます。権利行使する側としては、相手方の反論を事前に予想し、当該反論に耐え得る権利であるのかを十分に検討しておく必要があります。

構成要件充足性の否認

前述のように特許権に基づく権利行使をする側としては、構成要件を全て充足していると主張するわけですが、弁護士が代理した訴訟段階になると、相手方は、一部又は全部の構成要件を充足していないと主張して争うことが少なくありません。この相手方の主張を、構成要件充足性(請求原因)の否認といいます。

この否認理由の実務上の典型例としては、「本件特許明細書や図面等の記載からすれば、本件特許の特許請求の範囲の特定の用語の意義は、原告主張の解釈よりも限定解釈がなされるべきであって、かかる解釈に基づけばイ号製品は構成 要件を充足しない。」との主張や、「原告は権利化の過程において意見書等を提出しており、かかる意見書において特許請求の範囲の特定の用語の意義を限定解釈し、先行技術とは相違すると主張して特許になったのであるから、権利行使をする際にこれに反する主張は許されない。」との主張(かかる主張は包袋禁反言の法理などとも言います。)などがよく見受けられます。特許請求の範囲の記載は文字からのみなるものであり、その文言解釈は人によって様々であり、お互いに自己に有利になるように解釈する傾向があります。

そのため権利行使の前に、上記限定解釈や包袋禁反言の余地がないか、包袋を詳細に検討し、相手方の立場にたって、構成要件該当性を否認する可能性をあらかじめ検討しておく必要があります。

抗弁の検討

特許権は審査を経て設定登録(第66条第1項)されている以上、権利自体は有効ですが、特許権侵害訴訟においては、相手方からすると「本来であれば当該特許は無効とされる権利であり、かかる権利に基づいて権利行使することは許されない」という、いわゆる無効の抗弁を主張することがほとんどの訴訟で行われています(特許法第104条の3)。

かかる抗弁が認められれば、相手方が特許発明を業として実施していたとしても、結局請求が棄却されます。また、特許侵害訴訟とは別に、有効に成立していた権利を遡及的に無効にするため、特許庁に対して無効審判を提起することも相手方は必ず検討するはずです。さらに、特許法上には、法律上当然に通常実施権が発生する場合、たとえば出願前から実施していたとする先使用権等が規定されており(特許法第79条等)、相手方としては実施行為に対する正当権限を有するという抗弁の主張をしてくることも考えられます。

そのため権利行使の前に、自ら又は外部機関等を用いて対象特許の先行技術調査を改めて行い、権利行使する特許に新規性(特許法第29条第1項各号)、進歩性(同第2項)違反等の無効理由がないことを確認しておくことが必要です。また、訴訟まで進むと、記載不備に関する無効の抗弁も提出されることが多いため、権利行使の前に記載要件(第36条)違反の無効理由の可能性についても検討しておくべきです。さらに、相手方や同業他社が、特許出願前から特許発明を実施していた場合には、公然実施(第29条1項第2号)に該当したり、先使用権(第79条)が成立する可能性もありますので、相手方や同業他社の同種商品の構造、販売開始時期等を調査し、かかる抗弁が成立しないことを確認しておくことも重要です。

その他検討要素

相手方が特許権侵害をしており、権利の有効性等にも問題がないのであれば、権利を行使する方針に傾きがちですが、ここで一つ考えなければならないものとして、相手方との利害関係という要素があります。

たとえば、権利行使の相手方が、別の製品市場との関係では取引先であることも、ビジネス上よくあることです。このような相手方に対して特許権侵害訴訟を提起をすれば、他の部門との関係で取引を停止されるなどの弊害も予想されますので、ビジネス全体としてはマイナス方向に働くこともあります。また、相手方が別の基本特許等を取得している場合で、かかる特許権侵害の可能性がある場合や将来において実施を検討している場合には、訴訟提起するのが得策かはよく考えなければなりません。訴訟提起が引き金となって、訴訟合戦に発展するかもしれませんので、クロスライセンスを前提に交渉を進めるということも考えるべきです。さらに相手方の有する市場シェアが小さければ、訴訟までするメリットは費用対効果を考えればあまりありませんので、相手方の有する市場シェアも当然考慮すべき要素となります。弁護士はビジネスの観点が欠如していることもありますので、企業側でこの点は必ず考える必要があります。

また、特許侵害訴訟まで提起するとそれなりに費用と労力が発生します。費用対効果を考えて、権利行使について、警告まででとどめるのか、また、訴訟前提で活動するのかという点についても、権利行使を検討する際に加味しなければならない要素となります。

以上はあくまで例示ですが、実際に権利行使するか否かは十分に検討した上で判断をする必要があります。

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